Profit machen andere

Ihr Patent oder Ihre Marke werden verletzt. Nur mit hohem finanziellen Aufwand erfahren Sie davon. Um die Angelegenheit aber zügig und einvernehmlich zu regeln, vereinbaren Sie eine Lizenz nach anerkannten Sätzen in Höhe von etwa 200.000 EUR. Später erfahren Sie, dass der Verletzer Ihrer Rechte, mit dem „verletzenden“ Produkt einen Gewinn erzielt hat, der in Millionenhöhe  liegt. Ihm fällt das Geld in den Schoß, obwohl er es „versäumt“ hat entsprechende Recherchen durchzuführen. Leider ist das keine Ausnahme.

Rüdiger Köbbing ist Rechtsanwalt / Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, rwzh Rechtsanwälte Partnerschaft, München 

Vermittel- und erklärbar ist das für Inhaber mühsam erreichter Schutzrechte kaum. Warum soll jemand an einer Verletzung noch kräftig profitieren?

In diesem Zusammenhang ist die „Europäische Durchsetzungsrichtlinie“ bzw. „Enforcement-Richtlinie“ höchst aktuell. Welche Bedeutung sie im Alltag aber für uns hat, ist nicht so richtig fassbar. Dabei ist sie bereits seit September 2008 in Deutschland in Kraft als „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzungsrichtlinie von Rechten des geistigen Eigentums“ zur Umsetzung der längst überfälligen Richtlinie  2004/48/EG (auch Enforcement-Richtlinie genannt).

Aus der Ferne betrachtet könnte man meinen, diese Europa-Richtlinie geht uns nichts an. Tatsächlich aber erweitert dieses Gesetz deutlich die Ansprüche von z.B. Patent- oder Markeninhabern gegenüber Verletzern und auch gegenüber Dritten. Auswirkungen hat die entsprechende Umsetzung insgesamt auf das Patent- und Gebrauchsmustergesetz, Markengesetz, Geschmacksmustergesetz, Urhebergesetz sowie Sorten- und Halbleiterschutzgesetz. Es schafft einen neuen Anspruch auf:

  • Beweissicherung, insbesondere vor Klageerhebung als einstweilige Verfügung;
  • Urkundenvorlage, einschließlich der Vorlage von Bank-, Finanz-, und Handelsunterlagen, sowie Besichtigung von Sachen im Prozess;
  • Auskunft gegenüber unbeteiligten Dritten;
  • Rückruf schutzrechtsverletzender Erzeugnisse;
  • Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen zur Information über Vermögenswerte zur Sicherung des Schadensersatzanspruchs;
  • Urteilsveröffentlichung;
  • Das „vereinfachte Verfahren“ zur Vernichtung vom Zoll festgehaltener waren ohne vorherige gerichtliche Entscheidung nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung 1383/2003/EG.

Die Richtlinie dient dabei generell dem Schutz des geistigen Eigentums und ist daher auf „normale“, gerade  aber auch fahrlässige Verletzungen von Patenten, Marken, Geschmacksmustern etc. anwendbar und nicht nur auf die Bekämpfung der Produktpiraterie angelegt. (*)

Wie berechnet man den Schadensersatz in solch einer Situation?
Im Falle vorsätzlicher oder fahrlässiger Schutzrechtsverletzung haftet der Verletzer auf Schadensersatz. Es stehen dem Rechteinhaber dabei wahlweise drei Berechnungsarten zur Verfügung: a) entgangener Gewinn; b) die Herausgabe des Verletzergewinns; c) die Zahlung einer fiktiven Lizenzgebühr.

Wirksam, verhältnismäßig und abschreckend!
Die Bewertungsgrundlage der Höhe des Schadensersatzes könnte durch die EU-Richtlinie neuen Schwung erhalten. Die Durchsetzungsrichtline legt mit zum Teil allgemeinen Begriffen die Grundsätze des Schadensersatzrechts fest und enthält zudem wichtige Leitlinien für die Auslegung und Anwendung des Schadensersatzrechts. So müssen die Rechtsbehelfe -also Möglichkeiten gegen einen nachteiligen Rechtszustand vorzugehen- zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums „fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigte Verzögerungen mit sich bringen“. Die Rechtsbehelfe müssen darüber hinaus „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist“.

Und genau hier scheiden sich die Geister. Deutschen Rechtsgrundsätzen zum Schadensersatz folgend hat auch weiterhin „der Schädiger den Geschädigten (nur) so zu stellen, wie er ohne das schädigende Verhalten stehen würde“, „der Geschädigte soll nicht schlechter als ohne die schädigende Handlung, aber auch nicht besser gestellt werden“. Schadensersatz soll also keinen Strafcharakter enthalten, sondern lediglich eine Ausgleichsentschädigung darstellen. Erzielt der Verletzer aber einen aus welchen Gründen auch immer extrem hohen Gewinn, verbleibt ihm die Differenz zu dem, was der Rechteinhaber nicht an Gewinn erzielt hätte oder er zahlt nur die Lizenzgebühr, die er gezahlt hätte, wenn er sich vorher angemessen informiert hätte und eine Lizenzgebühr vereinbart worden wäre (fiktive Lizenzgebühr). Der Geschädigte wäre anders  ja besser gestellt als ohne die Verletzung. Wie aber lässt sich dies mit dem Grundsatz, die Strafe solle „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein“, vereinbaren?

Bisher wurde bei der Festsetzung des Schadensersatzes meist die fiktive Lizenzanalogie gewählt. Dies nur aus Gründen der Vereinfachung des Verfahrens und weil es regelmäßig schwierig ist alle erforderlichen Informationen zusammenzustellen, um den Verletzergewinn schlüssig darzustellen. Der Abzug umfangreicher Kosten vom Gewinn durch den Verletzer führte ebenfalls dazu, dass diese Spielart nicht gerade die attraktivste war. Die „Gemeinkosten“-Entscheidung des BGH aus dem Jahre 2001 hat zumindest dazu geführt, dass nur noch die variablen Kosten, d.h. solche, die vom Beschäftigungsgrad abhängen, abgezogen werden durften (z.B. Materialerwerbskosten, Produktversicherungen etc.) und Fixkosten wie anteilige Lohnkosten, anteilige Mietkosten nicht mehr abzugsfähig sind. Dies hatte bereits zu einer gewissen Verbesserung für die Rechteinhaber geführt.

Das deutsche Recht sieht im Schadensersatzrecht stets allein eine Ausgleichs- und keine Straffunktion, also keine Besserstellung des Verletzten. Die ist so aufgrund der EU-Richtlinie nicht mehr haltbar. Wo bliebe sonst die geforderte „abschreckende Wirkung“?

Soll man jetzt aber, pauschal den 1,5-fachen bzw. doppelten Lizenzsatz ansetzen, also einmaliger Lizenzsatz als Schadensausgleich und nochmaliger bzw. hälftiger Lizenzsatz als „Abschreckung“?
Oder so weit gehen, dass der tatsächliche, vom Verletzer komplett mit dem verletzenden Produkt erzielte Gewinn als Schadensersatz herausverlangen werden kann?

Das BGB ließe dies, wenngleich in einem anderen Zusammenhang, nämlich wenn jemand ein Geschäft für einen anderen erledigt, grundsätzlich zu, wobei die Rechtsfolge die Herausgabe des  gesamt Erlangten ist.

Warum sollte das nicht auch im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes gelten? Fazit Das „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“ gibt den Rechteinhabern eigentlich eine Reihe von neuen Instrumenten zur Durchsetzung ihrer Rechte an die Hand gibt. Die Frage, wie zukünftig ein Schaden festgesetzt wird, bleibt zunächst noch offen, aber hier ist –auch in eigenen Verfahren- sehr bald bereits mit ersten Entscheidungen zu rechnen. Es bleibt also spannend!

www.rwzh.de

(*)Im Einzelnen: Beweissicherung, Beweisermittlung, Auskunft, Vernichtung, Rückruf, Entfernung.

Der Inhaber eines Schutzrechts wie z.B. eines Patents hat den Verdacht, dass auf einer Messe ein sein Schutz verletzendes Produkt ausgestellt wird. Ihm steht in solcher Situation aus dem Patentrecht, in anderen Konstellationen aber auch aus dem Marken-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Sortenschutz- oder Halbleiterschutzrecht , ein gesetzlicher Anspruch auf Besichtigung zu sowie ein Anspruch auf Vorlage bestimmter Urkunden und anderer Dokumente.

Zudem gibt es weitere Verbesserungen der Beweisermittlung während eines Prozesses sowie ein neuer Auskunftsanspruch über die Herkunft, Vertriebswege, Menge und Preise rechtsverletzender Waren gegenüber unbeteiligten Dritten geschaffen worden. Dieser Anspruch kann auch gegenüber „unbeteiligten Dritten“ wie Spediteuren oder Lagerhaltern durchgesetzt werden.

Soweit dies verhältnismäßig ist, kann auch die Vernichtung der verletzenden Produkte erreicht werden.

Die Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz in den Spezialgesetzen sind zum Teil ergänzt worden, um bestehendes Richterrecht gesetzlich klarzustellen.

 Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit!
koebbing@rwzh.de

 

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