Marken grenzenlos?

Wie und wo muss eine Gemeinschaftsmarke genutzt werden? Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ein schon lang erwartetes Urteil gefällt. Es ging (Urt. v. 19.12.2012 – C-149/11 – ONEL) um die wichtige Frage, ob ein Großteil der eingetragenen Gemeinschaftsmarken als löschungsreif gelten, wenn sie in nur einem Staat der Gemeinschaft benutzt werden. Das Urteil: Die „ernsthafte“ Benutzung der Marke kann in einem Land bereits genügen – absolute Sicherheit bedeutet das aber nicht.

RÜDIGER KÖBBING, LL.M. 


Bisher galt es als weitgehend anerkannt, dass die ausreichende Benutzung der EU-Marke in einem der Mitgliedstaaten bereits genügt, um eine ausreichende Benutzung für die gesamte Gemeinschaft nachzuweisen.


In dem Verfahren ging um die Frage, warum der Inhaber einer Marke diese für die gesamte EU benötigt, wenn er sie allein in einem Mitgliedsstaat einsetzt. Wegen des Monopolrechts, das einem Markeninhaber eingeräumt wird, hat das Harmonisierungsamt hier zum Schutze der Öffentlichkeit eine Wächterfunktion. Es hat also überlegt, ob es nicht ausreichend wäre, die allein in einem Land benutzte Marke auf eben dieses Land zu beschränken und den Schutz für die anderen EU-Länder zu entziehen. Aus der Gemeinschaftsmarke würde in diesem Fall eine nationale Marke herausgelöst, die sodann nur dort weiter existierte.


In dem zu entscheidenden Fall hatte der Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke geklagt, um gegen eine seiner Meinung nach verwechslungsfähige Anmeldemarke vorzugehen. Die sog. Benutzungsschonfrist (Eintragung länger als 5 Jahre) seiner älteren Marke war zwischenzeitlich abgelaufen. Der Inhaber der angegriffenen Markenanmeldung hat wie üblich „die Einrede der Nichtbenutzung „ der Widerspruchsmarke erhoben. Er hat also bestritten, dass die ältere Marke innerhalb der letzten 5 Jahre ausreichend benutzt wurde. Kann die Nutzung nicht nachgewiesen werden, hat der Widerspruch gegen die Anmeldemarke keinen Erfolg. Die Marke läuft dann Gefahr, gelöscht zu werden.


Die entsprechende Bestimmung in der Gemeinschaftsmarkenverordnung gibt hierbei lediglich vor, dass die Benutzung der Marke „ernsthaft“ und „in der Gemeinschaft“ zu erfolgen hat. Die Bedeutung von „ernsthaft“ ist weitestgehend geklärt. Zur Erfüllung dieses Kriteriums muss eine Marke benutzt werden, um für die Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt war dieser Nachweis im relevanten Zeitraum allein in den Niederlanden erbracht. Ein Nachweis für das übrige Gemeinschaftsgebiet fehlte.


Der EuGH hat klargestellt, dass für die Beurteilung, ob eine Gemeinschaftsmarke ernsthaft in der EU benutzt wird, „die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaaten außer Betracht zu lassen sind“. Der EuGH zeigt durchaus Verständnis für die Ansicht, dass eine Gemeinschaftsmarke grenzüberschreitend verwendet werden muss. Es sind jedoch sehr wohl Umstände denkbar, in denen eine lediglich innerstaatliche Benutzung ausreichend ist. Abhängig ist dies insbesondere von den mit dieser Marke gekennzeichneten Produkten.


Wichtig ist hierbei auch, dass die Benutzung der Marke „ernsthaft“ erfolgt. Bei der ernsthaften Benutzung der Marke sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dies sind insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der Produkte, die Größe des Gebiets sowie das Ausmaß, die Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Benutzung. Laut EuGH ist es aus all den genannten Gründen unmöglich, eine bestimmte Gebietsgröße im Vorhinein abstrakt festzulegen. Die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist auf sämtliche Tatsachen und Umstände zu erstrecken, die geeignet sind, zu belegen, dass die geschäftliche Verwertung der Marke es ermöglicht, Marktanteile für die relevanten Waren oder Dienstleistungen zu gewinnen oder zu behalten, soll heißen, wenn durch die Benutzung der Marke Marktanteile gehalten oder sogar gewonnen werden können, dann kann das für eine „ausreichende Markenbenutzung“ reichen, selbst in einem kleinen Mitgliedsstaat. Die Marke wäre dann nicht löschungsreif und der Widerspruch könnte bei einer Verwechslungsgefahr mit der Anmeldemarke Aussicht auf Erfolg haben.


Die Entscheidung des EuGH ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie stützt solche Unternehmen, die zunächst nur in einem Land der EU Umsätze erzielen und gibt ihnen grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Gemeinschaftsmarke zu halten. Bei einer späteren geographischen Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten auf weitere europäische Staaten können sich diese Unternehmen sodann auf bestehenden Markenschutz berufen.


Gleichwohl birgt die Entscheidung auch eine Gefahr für Inhaber von Gemeinschaftsmarken. Der EuGH schließt nämlich nicht aus, dass je nach betroffenem Markt, in dem die Marke benutzt wird, und weiterer Umstände im Einzelfall, die Verwendung in nur einem Mitgliedstaat mitunter nicht ausreichend sein kann, um die „ernsthafte“ Benutzung der Marke für die gesamte Gemeinschaft nachzuweisen. Welche das sein könnten, lässt der EuGH zunächst offen. Die Gemeinschaftsmarke wäre demnach aber löschungsreif und nur für das Gebiet, in dem die Benutzung nachgewiesen worden ist, könnte weiterhin nationaler Markenschutz bestehen. Eine spätere Ausweitung des Absatzgebietes würde neue Markenanmeldungen erfordern, incl. der Kosten. Eine spätere Anmeldung würde auch einen unter Umständen nachteiligen späteren Anmeldetag bedeuten, da der ältere Anmeldetag nur noch für die nationale Marken gelten würde.

 

Praxishinweis:


Entscheidend für die Verteidigung der eigenen Marken gegen einen Löschungsantrag Dritter, aber auch für die Durchsetzung von Markenrechten (hier: Widerspruchsverfahren; Abmahnung oder gerichtliche Geltendmachung) ist stets die Dokumentation der „ernsthaften“ Benutzung einer Marke. Hierzu gehe ich in einem meiner nächsten Artikel näher ein.

 

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